Преимущественное право на товарный знак

При предоставлении преимущества средству индивидуализации значение имеет, когда исключительное право на него возникло впервые.
При защите исключительных прав на средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение), тождественные или сходные до степени смешения, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее (п. 6 ст. 1252 ГК РФ).
ВАС РФ разъяснил, как применять данную норму.
В суд обратился правообладатель товарного знака с иском к обществу, в фирменном наименовании которого используется сходное до степени смешения с товарным знаком истца словесное обозначение, обязать его не использовать это фирменное наименование, а также обозначение при выполнении работ и оказании услуг.
Истец получил исключительное право на товарный знак от прежнего правообладателя в 2008 г., а фирменное наименование ответчика было зарегистрировано в 2007 г. и включает в себя спорное обозначение с согласия прежнего правообладателя.
Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате использования возникает вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ).
Поскольку ответчик использовал обозначения без согласия нового правообладателя, суд удовлетворил требования истца в части запрета на использование обозначения при выполнении работ и оказании услуг и отказал в остальной части исковых требований. Дело в том, что юридическое лицо имеет право использовать в деятельности свое фирменное наименование, которое определено в соответствии с законом и с согласия прежнего правообладателя товарного знака включает спорное обозначение.
Суды апелляционной и кассационной инстанций поддержали эти выводы, отклонив довод истца, что после отчуждения исключительного права на товарный знак прежним правообладателем и приобретения его истцом действия ответчика по использованию сходного обозначения в фирменном наименовании должны быть признаны нарушением исключительного права, со ссылкой на то, что передача права не делает согласие прежнего правообладателя неправомерным.
Кассационный суд также отметил, что права истца не нарушены действиями ответчика, поскольку последний был зарегистрирован в качестве юридического лица с фирменным наименованием раньше, чем истец приобрел права на товарный знак.
ВАС РФ обратил внимание судов на неправильное применение ими ст. 1252 ГК РФ. Эта норма, по мнению ВАС РФ, предоставляет преимущество средству индивидуализации, возникшему ранее, и не связывает его с моментом получения исключительных прав правообладателем по договору об отчуждении товарного знака от прежнего правообладателя, но требует исследовать вопрос о возможности в результате сходства двух объектов введения в заблуждение потребителя и (или) контрагента.
Исключительное право на товарный знак согласно свидетельству о регистрации возникло в 1997 г., а на фирменное наименование - в 2007-м. Поскольку доказательств наличия лицензионного соглашения с правообладателем суду не представлено, а возможность введения в заблуждение была установлена, у судов не было оснований для вывода о преимуществе фирменного наименования над товарным знаком и они отказали в удовлетворении требований о частичном запрете на его использование.
Обладатель преимущественного права на средство индивидуализации может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения (п. 6 ст. 1252 ГК РФ).
Требование о частичном запрете на использование спорного обозначения в отношении фирменного наименования означает запрет на его использование в определенных видах деятельности, а именно тех, при осуществлении которых под данным фирменным наименованием и создается конкуренция с товарным знаком. Поскольку это означает невозможность вести конкретную деятельность под своим фирменным наименованием, ответчику следует отказаться от подобных видов деятельности либо изменить свое фирменное наименование. Таким образом, если право на фирменное наименование возникло позже права на товарный знак со сходным до степени смешения наименованием, необходимо либо получить согласие на его использование у нового правообладателя товарного знака, либо отказаться от видов деятельности, при осуществлении которых под этим фирменным наименованием создается конкуренция с товарным знаком, либо изменить фирменное наименование (постановление Президиума ВАС РФ от 25.05.2010 "№" 985/10). Источник: "Экономика и жизнь".